La Marca Notoria en el Sistema Jurídico Mexicano

La Marca Notoria en el Sistema Jurídico Mexicano

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Eduardo [1]

RESUMEN: El sistema marcario mexicano tiene un tipo especial de marca que otorga a sus propietarios prerrogativas distintas a las demás marcas existentes en el mismo. La marca Notoriamente conocida.

PALABRAS CLAVE: Marca Notoria, Procedimiento de declaratoria, Registro Nacional.

ABSTRACT: The trademark mexican system, have a special kind of mark wich gives to their owners special rights from the other marks in the mexican law system doesn't Well–Known Marks.

KEYS WORDS: Well- Known Marks, Legal Proceeding to get Well- Knonw Mark, National Registration.

SUMARIO: 1. Introducción 2. Concepto 3. La Marca Notoria dentro del Derecho Positivo Mexicano 4. Efecto de la Marca Notoria 5. Conclusiones

1. Introducción

Dada la importancia teórica que ha tomado la figura de la marca notoria, en cuanto a sus efectos, por ser una especie singular de las marcas, la cual en el mundo práctico concede prerrogativas especiales a sus titulares, y toda vez que por su poca promoción en tribunales ha sido dejada de lado, resulta interesante hacer un breve bosquejo de esta a fin de no dejarla en el olvido.

2. Concepto

2.1. Consideraciones Previas

La marca notoria, tiene en el mundo jurídico, una simbolización importante pues representa la realidad que supera al derecho positivo, ya que el titular de una marca notoriamente conocida consideraba había sufrido un perjuicio cuando un tercero aprovechando la ventaja otorgada por la especialidad y territorialidad de las marcas, usaba un signo distintivo igual o similar al suyo, para amparar productos de diferente clasificación a los que protegía el registro privilegiado[2].

La marca notoria, sin duda alguna, es la solución a estas inquietudes, otorgadas por el Convenio de París[3], para la protección de un tipo de marca que no ha sido registrada en el territorio en el que se busca su protección, pero que ha adquirido notoriedad fuera del país del cual es originaria[4]; algunos autores y legislaciones han utilizado diversas denominaciones para designar a estas marcas; pero esto es irrelevante desde el punto de vista que no hay distinción entre ellas y que se refieren a lo mismo.[5]

El Convenio de París no nos otorga definición alguna que pudiera orientarnos sobre la misma; asimismo, cabe señalar la dificultad que conlleva precisar una definición de notoriedad que homogenice la diversidad de criterios que al efecto existen[6].

Es imprescindible señalar que el concepto que buscamos, se compone de dos vocablos a saber, el de Marca y el adjetivo de Notoria, es decir, entre el mundo de las marcas, existe un tipo especial de marca el cual cumple con ciertos requisitos, mismos que le dan el calificativo de Notoria, por ende debemos entender a la marca a efectos del presente artículo tal y como lo conceptúa el numeral 88 de la Ley de la Propiedad Industrial:“… todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”; y la calidad de notoria la estudiamos a continuación.”

2.2. Elementos de la Marca Notoria

La Notoriedad de la marca es difícil de conceptuar, algunos países han elaborado diversos criterios que coadyuvan a las autoridades para considerar a una marca como notoria, mismos que el doctor Miguel Ángel Ortiz Bahena[7]; enuncia de la siguiente manera:

Publicidad y propaganda, en este punto se busca que el producto o servicio se haya hecho popular gracias a la publicidad invertida en él.
Debe ser conocida por el público en general y no limitarse a un sector o área de especialidad.
Poder de atracción, el público consumidor debe asociar por efecto de la marca, el bien o servicio ofrecido con la misma.
La marca debe ser distintiva, debe identificar por su propia y especial naturaleza, de inmediato el bien o servicio al cual protege, de tal forma que por si misma haga alusión al referido que protege.
Debe ser original, es decir debe poseer una forma propia.
Debe tener una reputación internacional, es decir debe gozar de prestigio en naciones distintas.
Otros criterios, menciona el Profesor Ortiz Bahena, una evaluación de la marca en función de la importancia de su uso y de sus ventas; atender a su antigüedad etc.[8].

En este orden de ideas, es válido concluir que se considerará como notoria a la marca que cumpla con estos requisitos; es decir será notoria aquella marca que derivado de la publicidad en ella empleada es conocida por el público en general, el cual la asocia a los productos, bienes o servicios para los que fue registrada, asimismo este conocimiento no solo se tiene en el territorio nacional.

3.-La Marca Notoria dentro del Derecho Positivo Mexicano.

3.1. La Marca Notoria en la Ley de la Propiedad Industrial

En el mismo sentido del Convenio de París, nuestra legislación no establece una definición de la marca notoria, sin embargo en el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen características a fin de considerar una marca como notoria; un ejemplo de ello es que la misma debe ser conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de su actividades comerciales desarrolladas en el país o en el extranjero, y otro es la necesidad de registro en el territorio nacional.

En el mismo sentido, el artículo 98 bis – 2 del referido ordenamiento, establece que para conseguir la declaratoria de fama o Notoriedad, (objeto de estudio del presente artículo), se deben aportar, algunos datos a fin de acreditar la notoriedad de la marca; de los cuales podemos concluir que al ser una marca considerada como notoria en el país, esta debió cumplir con diversas características que la distingan de las demás existentes en el mundo jurídico; mismas que enunciamos a continuación:

Con ser una marca conocida por el público real o potencial de los productos o servicios a los que se protege la marca, y por los círculos comerciales que tiene relación con los mismos en el mercado.
La marca debe ser conocida por un público consumidor distinto de los productos a los que destina su protección. Lo anterior es así toda vez que el riesgo de confusión que pudiera llegar a conflictuar los registros o posibles registros de marca, se valora fuera del principio de especialidad de las marcas.
La marca debe existir en el mundo jurídico, ser usada en el comercio, y haberse dado a conocer al público consumidor a través de publicidad en los medios idóneos para ello.
La marca debe tener una amplia participación en los sectores comerciales, y representar una fuente de ingresos considerable en su titular. Lo anterior resulta del entender a la marca notoria como un sector importante en el flujo del comercio.

3.2. Criterios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para considerar como notoria una marca

En la declaratoria de notoriedad, tramitada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)[9], el referido Instituto, en la interpretación de los criterios estudiados con anterioridad, establece como presupuestos para obtener una declaratoria de notoriedad, tres requisitos a saber:

1) Que el titular de la marca aporte los datos contenidos en el artículo 98 bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial,

2) Que la marca sea conocida en México por el público comercializador y consumidor en general y,

3) Que este registrada en el país.

Es importante señalar que el IMPI ha establecido como requisito en el procedimiento de declaratoria de notoriedad, que esta debe estar registrada en el territorio mexicano, es decir, podrá ser conocida en el territorio mexicano, pero esto no le otorga una posibilidad favorable para obtener la declaración de notoriedad, por lo que se vuelve necesario un registro nacional de la misma, lo anterior es así toda vez que con dicha declaratoria lo que se busca es ampliar el derecho de exclusividad de un registro marcario el cual solo se obtiene mediante su registro ante el referido Instituto[10]

4. Efecto de la Marca Notoria

La marca notoria se caracteriza principalmente porque el principio de especialidad que rige a las marcas se rompe, es decir, que la protección de la marca notoria se extiende a productos distintos a los establecidos en su registro[11], en el sentido de no permitir el registro de una marca en una clase distinta de bienes o servicios esto es, debido a que la marca notoriamente conocida nace de la inversión que logra hacer conocida a la marca en el mercado al que se dirigen los bienes y servicios protegidos, es decir, existe un importante esfuerzo económico y humano, por ende que una marca de tercero que sea idéntica o semejante en grado de confusión a dicha marca, aunque se destine a productos o servicios distintos, se aprovechara de esa difusión en el mercado, del prestigio y reconocimiento que el público otorga a dicha marca[12].

5. Conclusiones

Podemos ver que la protección de la marca notoria en el derecho positivo mexicano atiende a necesidades distintas a las que se buscaba solucionar con su creación; toda vez que la principal problemática que trataba de resolver era el reconocimiento en una marca en un país en el cual no tenía registro pero era conocida y evitar ser ocupada por un comerciante diferente al titular legitimo del registro afectado.

La protección que le otorga el derecho positivo mexicano a la marca notoria, cambia su naturaleza, toda vez que al exigir su registro en territorio nacional, modifica el objetivo de la protección inicial, es decir proteger una marca extranjera del uso indebido en territorio nacional por una persona ajena al titular legítimo del signo distintivo.

[1] Estudiante del Curso Superior de Posgrado en materia de Propiedad Intelectual, de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex colaborador del Despacho Ortega y Asociados S.C., despacho dedicado al Derecho de la Propiedad Intelectual, ex analista de la Coordinación Departamental de Infracciones y Delitos, de la Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualmente postulante por cuenta propia, correo de contacto: eduardo_cchro@yahoo.com.

[2] NAVA NEGRETE, Justo. “Tratado de Derecho de las Marcas”. Porrúa. ED. 2, 2012. Pág. 499.

[3] Véase artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557)

[4] DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo. “Introducción al derecho intelectual” Porrúa - UNAM,2014, Pág. 200

[5] RANGEL MEDINA, David. “La protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana”, Revista de Justicia 84 México. Procuraduría General de la República, núm. 4, vol. II, octubre – diciembre. México, 1951. Pág. 359. Nota tomada de la tesis para obtener el grado de licenciatura presentada por ESCANDON LÓPEZ, Irma Edith, UNAM, 1997.

[6] NAVA NEGRETE, Justo, “Tratado de Derecho…” (Óp. Cit.), Pág. 512.

[7] ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel, “La Marca Notoria” (Tesis para Obtener el Grado de Doctor en Derecho), UNAM, 1990, pág., 194.

[8] ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel, “La Marca Notoria”… (OP. CIT.), Pág. 95.

[9] La Subdirección Divisional de Marcas Notorias, adscrita a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; es la autoridad competente en nuestro país para conocer de dicho procedimiento, dichas atribuciones le son dadas por los artículos 1o, 6o fracciones III, X y XXII, 7o y 7o bis 2, Titulo Cuarto, Capítulo II bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

[10] Véase, Artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[11] RANGEL MEDINA, David. “Panorama del derecho mexicano. Derecho Intelectual”. McGraw-Hill., Ciudad de México, 1998. Pág.71.

[12] NAVA NEGRETE, Justo. “Tratado de Derecho de las Marcas”. Porrúa. ED. 2, 2012. Pág. 523.